Dokonanie w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia Twojego znaku towarowego, może być pierwszym sygnałem, iż ktoś narusza lub zamierza naruszać Twoje prawa. Podstawowym narzędziem ochrony jest wniesienie sprzeciwu. Możemy go nazwać pierwszą linią frontu w walce o ochronę swojej marki.
Procedura rejestracji znaku towarowego.
Ogólnie postępowanie rejestracyjne znaku towarowego możemy podzielić na 3 etapy:
- Zgłoszenie znaku – badanie formalno-prawne wraz z badaniem przesłanek bezwzględnych udzielenia ochrony – jeśli ten etap zakończy się po myśli zgłaszającego Urząd dokona publikacji informacji o zgłoszeniu;
- Okres sprzeciwowy – trwa 3 miesiące od dnia publikacji informacji o zgłoszeniu znaku towarowego – w tym właśnie okresie uprawnieni do znaków towarowych wcześniejszych mogą wnieść sprzeciw do zgłoszenia znaku towarowego – jeśli ten etap zakończy się sukcesem (nie wpłyną sprzeciwy lub pomimo wpływu sprzeciwów Urząd uzna, że sprzeciwy nie zasługują na uwzględnienie) – oznaczenie uzyska warunkową ochronę (pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwszy, 10 letni okres ochrony);
III. okres rejestracyjny – wydanie decyzji warunkowej, świadectwa ochronnego znaku oraz wpis do rejestru prowadzonego przez odpowiedni Urząd;
Jakie są podstawy sprzeciwu?
Po zgłoszeniu znaku towarowego Urząd nie bada czy na rynku są już znaki towarowe identyczne lub podobne zarejestrowane (lub zgłoszone) dla podobnych towarów i usług. Bada jedynie czy zgłoszony znak nie wypełnia którejś z przesłanek, dla których przepisy przewidują zakaz rejestracji.
W okresie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o zgłoszeniu znaku towarowego przez właściwy urząd, możesz wnieść sprzeciw do takiego zgłoszenia.
Jak wynika z art. 1321 ustawy prawo własności przemysłowej podstawą sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego mogą być:
- Prawa osobiste i majątkowe;
Prawa osobiste lub majątkowe. To nic innego jak prawo do imienia i nazwiska, prawo do wizerunku, prawo do pseudonimu, prawo do firmy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, jak również prawo do nazwy zespołu muzycznego oraz autorskie prawa osobiste i majątkowe.
Prawo do nazwiska – możesz złożyć sprzeciw jeśli zgłoszony znak zawiera twoje nazwisko, jeśli zgłoszony znak może u zorientowanego odbiorcy wywołać skojarzenie pomiędzy znakiem towarowym a Tobą.
Prawo do imienia – aby skutecznie wnieść sprzeciw z kontekstu zgłoszonego znaku, wynikać wprost musi skojarzenie z konkretną osobą.
Prawo do wizerunku – możesz złożyć sprzeciw, jeżeli zgłoszony znak towarowy przedstawia postać, która zawiera zespół cech zewnętrznych właściwych dla ciebie, w szczególności twarz. Ciekawym przykładem jest odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Z.362390 WÓDKA NA MYSZACH PĘDZONA – podstawa odmowy były prawa osobiste Stanisława Tyma. Znak przedstawia kadr z filmu w reż. Stanisława Barei „MIŚ”.
Prawo do firmy – możesz złożyć sprzeciw do zgłoszenia znaku towarowego, jeśli narusza on prawo do twojej firmy tj. nazwy prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Funkcje znaku towarowego i firmy pokrywają się – przypadku kolizji prawa do firmy i znaku towarowego prawo przysługuje podmiotowi, który używał oznaczenia wcześniej.
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego – zgłoszony znak towarowy może naruszać Twój zarejestrowany z wcześniejszym pierwszeństwem wzór przemysłowy. Wzór podobnie jak znak może służyć do odróżniania towarów i usług w obrocie.
Nazwa zespołu muzycznego – nazwa zespołu muzycznego jest dobrem osobistym, zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego, którego zadaniem jest identyfikacja zespołu w zakresie działalności artystycznej, jaki prowadzi. Co ciekawe nazwa zespołu jako dobro osobiste nie podlega wpisowi do żadnego rejestru, jej ustanowienie nie jest uwarunkowane żadnymi normami prawnymi. Urząd Patentowy może odmówić udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie sprzeciwu opartego na wcześniejszej nazwie zespołu muzycznego.
Autorskie prawa osobiste i majątkowe – jest to ogół praw, jakie przysługują twórcy utworu. Za utwór uważa się każdy przejaw działalności twórczej noszący znamiona indywidualnego charakteru, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Dla stwierdzenia, że coś jest utworem bez znaczenia pozostaje jego wartość, przeznaczenie i sposób wyrażenia. Używanie cudzego utworu w postaci znaku towarowego stanowi jego naruszenie, stąd próba rejestracji takiego utworu w Urzędzie Patentowym może zostać zablokowana poprzez złożenie sprzeciwu. Co może być przykładem takiego naruszenia? Zamówiłeś logo u grafika, po jego otrzymaniu nie rejestrujesz go w UPRP, ale używasz do oznaczania swoich towarów czy usług. Logo może stanowić podstawę do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego. Pod warunkiem, że masz prawidłowo sporządzoną umowę z grafikiem co oznacza, że jesteś właścicielem praw autorskich do tego logo. Procedura i dowodzenie swoich praw autorskich jest znacznie bardziej skomplikowane aniżeli, sprzeciw na podstawie znaku już zarejestrowanego.
- Prawo do wcześniejszego znaku towarowego identycznego zarejestrowanego lub zgłoszonego dla identycznych towarów lub usług;
Podstawową funkcją znaku towarowego jest funkcja odróżniająca, dzięki której odbiorca znaku może odróżnić towary i usługi jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców. Narzędziem przedsiębiorcy służącym do obrony swojego znaku towarowego, a więc przede wszystkim zabezpieczenia tego, że towary lub usługi oznaczane w konkretny sposób konsumenci będą utożsamiali właśnie z nim, jest sprzeciw od zgłoszenia znaku towarowego. Urząd Patentowy RP od 15 kwietnia 2016 r. bada podobieństwo znaków jedynie w przypadku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego.
Kiedy skutecznie zablokujesz rejestrację znaku towarowego? Są trzy takie przypadki!
- Zgłoszony znaki jest identyczny z twoim znakiem i został zgłoszony dla podobnych towarów lub usług;
- zgłoszony znak jest podobny do twojego znaku i został zgłoszony dla identycznych towarów lub usług;
- zgłoszony znak jest podobny do twojego znaku i został zgłoszony dla podobnych towarów lub usług.
Jakie znaki mogą być podstawą wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego:
- prawa ochronne udzielone przez UPRP na znaki towarowe z wcześniejszym pierwszeństwem;
- rejestracje międzynarodowe znaków towarowych wyznaczonych na terenie Rzeczypospolitej Polski, których ochrona jest w Polsce uznana;
- prawa z rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej.
To kluczowy element mający na celu sprawdzenie czy Twój znak towarowy może stanowić podstawę do skutecznego wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego.
Pierwsze co zrobi Urząd Patentowy po wpłynięciu sprzeciwu to przeanalizuje czy w wykazie towarów i usług Twojego znaku i znaku kwestionowanego znajdują się podobne towary lub usługi – jeśli nie to UPRP nie będzie badał kolejnych przesłanek. W przypadku potwierdzenia, że towary lub usługi w wykazach porównywanych znaków są podobne lub identyczne, urząd będzie badał dalsze przesłanki tj. podobieństwo znaków i możliwość wprowadzenia konsumentów w błąd.
Dlatego bardzo ważnym jest przed złożeniem sprzeciwu przeanalizowanie wykazu towarów obu znaków. Na rynku może funkcjonować kilka podmiotów oferujących swoje towary i usługi pod bardzo podobnymi znakami towarowymi jednak używając ich dla zupełnie innych towarów i usług nie są dla siebie znakami kolizyjnymi.
O czym należy pamiętać badając podobieństwo towarów i usług?
Po pierwsze, klasyfikacja nicejska ma charakter jedynie pomocniczy! To, że towary i usługi są w tych samych klasach nie oznacza, że są do siebie podobne i odwrotnie to, że są w innych nie oznacza, że nie mogą być do siebie podobne. Ponadto, klasyfikacja ciągle się zmienia, przez co towary i usługi które kiedyś były w jednej z klas, dziś mogą być w zupełnie innej.
Po drugie, towary mogą być podobne do usług! – np. okulary w kasie 9 będą podobne do usług okulistycznych/optycznych w klasie 44.
Badania podobieństwa towarów i usług dokonuje się wyłącznie na podstawie wykazów znaków nie biorąc pod uwagę faktycznego używania znaków. Wykazy bada się nie biorąc pod uwagę znaków, w zupełnym oderwaniu od możliwości wprowadzenia w błąd.
Jak oceniamy identyczność? Przede wszystkim znaczeniowo i dosłownie. Produkty farmaceutyczne są identyczne z produktami farmaceutycznym. Lasery do celów niemedycznych nie są identyczne z laserami do celów medycznych. Makarony w klasie 30 będą identyczne ze spaghetti w klasie 30 (ten drugi termin zawiera się w tym pierwszym).
Jak oceniamy podobieństwo? biorąc pod uwagę wszelkie czynniki pomiędzy tymi towarami (usługami) tj. charakter, przeznaczenie, sposób używania oraz to czy dane produkty są dla siebie konkurencyjne lub uzupełniające ale również jakie są ich kanały dystrybucji oraz krąg odbiorców.
Bardzo przydatnym narzędziem do stwierdzenia podobieństwa towarów i usług jest aplikacja SIMILARITY dostarczana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. http://tmsimilarity.tmdn.org/sim/ pomaga ono na podstawie dotychczasowej praktyki porównanie towarów i usług.
- Prawo do wcześniejszego znaku towarowego identycznego lub podobnego zarejestrowanego lub zgłoszonego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd;
Przy porównywaniu oznaczeń należy przede wszystkim zbadać ich podobieństwo w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Znaki należy porównywać w postaci zgłoszonej, a nie faktycznie używanej. Znak badany jest jako całość, podobne do siebie znaki muszą wywierać u odbiorcy podobne ogólne wrażenie. Sam fakt, że oznaczenia są do siebie podobne i służą do oznaczania podobnych lub identycznych towarów nie oznacza, że Urząd przychyli się do wniesionego sprzeciwu. Dodatkowo musi zachodzić ryzyko wprowadzenia w błąd.
Jeżeli znaki w całościowym odbiorze przez konsumenta powodują ryzyko nawet w najmniejszym stopniu, co do wprowadzenia tegoż konsumenta w błąd co do pochodzenia towarów od konkretnego przedsiębiorcy sprzeciw zasługuje na uznanie.
- Prawo do znaku renomowanego;
- Prawo do znaku powszechnie znanego;
Jak widać z powyższego katalog możliwości do wniesienia sprzeciwu jest jasno zdefiniowany. Dochodzenie roszczeń w oparciu o zarejestrowane znaki jest zdecydowanie łatwiejsze niż w oparciu o prawa majątkowe i osobiste.